Audit de propriété intellectuelle avant une levée de fonds : ce que l'investisseur va vous demander
Dans une liste de due diligence, la rubrique PI tient souvent en trois lignes. Derrière chacune, l'avocat de l'investisseur cherche un défaut précis. Voici lesquels, et comment les corriger avant qu'il ne les trouve.
Quand un fonds entre en négociations exclusives, son conseil adresse à la startup une liste de demandes de documents. La rubrique consacrée à la propriété intellectuelle paraît courte, presque administrative. Beaucoup de fondateurs y répondent en déposant un export de leur portefeuille de marques et une poignée de contrats.
C'est sous-estimer ce qui se joue. Chaque demande est formulée pour faire apparaître un écart entre ce que la société utilise et ce qu'elle a juridiquement le droit d'utiliser. Lire la liste du point de vue de celui qui l'a rédigée permet de s'y préparer sérieusement.
Les trois demandes de la rubrique PI, décodées
Voici la rubrique telle que nous la rédigeons pour nos propres audits, et ce que chaque ligne permet de vérifier.
Liste et description des droits de propriété intellectuelle, dont la société est propriétaire ou simplement utilisatrice
Ce qui est demandé
Pour chaque société du groupe, l'ensemble des droits liés à l'activité : nom commercial, sigle, enseigne, marques et demandes en cours, logos, brevets, dessins et modèles, savoir-faire et informations confidentielles, œuvres protégées par le droit d'auteur, logiciels et bases de données.
Ce que l'investisseur cherche
La frontière entre « propriétaire » et « utilisatrice ». C'est souvent là que se cache le problème : un actif central figure dans le pitch deck, mais la société n'en est qu'utilisatrice, parfois sans le moindre contrat.
Constats fréquents
- La marque est enregistrée au nom du fondateur, déposée avant l'immatriculation de la société.
- Le logo a été conçu par une agence ou un freelance qui n'a jamais cédé ses droits.
- La marque n'est protégée qu'en France alors que la société commercialise en Afrique francophone, où seul un dépôt auprès de l'OAPI couvre ses 17 États membres.
- Le savoir-faire « confidentiel » n'est encadré par aucun accord de confidentialité ni aucune mesure de protection interne.
Copie des contrats de licence, accordés ou obtenus, et des droits consentis à des tiers ou par des tiers
Ce qui est demandé
Les licences dans les deux sens : celles que la société a concédées à ses clients ou partenaires, et celles dont elle bénéficie, y compris pour les logiciels utilisés au quotidien par les équipes. À défaut de contrat signé, les principaux termes de ces licences.
Ce que l'investisseur cherche
Ce qui pourrait empêcher la société d'exploiter, de faire évoluer ou de céder sa technologie après l'opération.
Constats fréquents
- Une licence exclusive accordée trop tôt à un client ou à un distributeur, qui ferme un marché ou un territoire.
- Une licence entrante non transférable, ou résiliable en cas de changement de contrôle, ce qui peut être déclenché par l'opération elle-même.
- Des composants open source sous licence copyleft (GPL, AGPL) intégrés au cœur du produit, qui peuvent imposer la publication du code.
Liste des noms de domaine enregistrés ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement
Ce que l'investisseur cherche
Qui contrôle réellement l'adresse du site, de la plateforme et des e-mails. Un nom de domaine n'est pas un titre de propriété intellectuelle au sens strict, mais c'est souvent l'actif commercial le plus visible.
Constats fréquents
- Le domaine principal est enregistré sur le compte personnel d'un fondateur, d'un ancien associé ou de l'agence web.
- Les extensions clés (pays, variantes) n'ont pas été réservées et sont détenues par un tiers.
Les questions qui suivent la première réponse
Une fois l'inventaire reçu, l'audit remonte le fil : pour chaque actif, qui l'a créé, à quel titre, et par quel acte les droits sont arrivés dans le patrimoine de la société. Trois profils de créateurs concentrent l'essentiel des difficultés.
| Créateur | Ce que prévoit le droit français | Ce qu'il faut produire |
|---|---|---|
| Fondateur dirigeant | Un président de SAS est un mandataire social, pas un salarié : le transfert automatique prévu pour les logiciels créés par les salariés ne s'applique pas à lui. Ses créations, y compris celles antérieures à l'immatriculation, lui appartiennent tant qu'il ne les a pas cédées. | Un acte de cession des fondateurs à la société, couvrant expressément les créations antérieures. |
| Salarié | Les droits patrimoniaux sur les logiciels créés dans l'exercice des fonctions reviennent à l'employeur. Les inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive aussi, moyennant une rémunération supplémentaire. Pour les autres œuvres (design, contenus), le salarié reste en principe titulaire. | Des contrats de travail et des fiches de poste qui décrivent les missions réellement exercées, et des cessions pour les œuvres hors logiciel. |
| Prestataire, agence, freelance, stagiaire | Aucun transfert automatique. La facture ne vaut pas cession. La cession de droits d'auteur doit être écrite et préciser chaque droit cédé, son étendue, sa destination, le territoire et la durée. | Une clause de cession conforme dans chaque contrat, ou un acte de cession signé après coup. |
Pour les marques, brevets et dessins, la cession doit en outre être inscrite au registre de l'office concerné (INPI, EUIPO, OAPI) pour être opposable aux tiers. Une cession signée mais jamais inscrite laisse la société exposée.
Régulariser une cession est simple quand le créateur est encore un partenaire. Cela devient une négociation quand il a quitté l'aventure en mauvais termes et qu'il comprend que sa signature conditionne votre levée.
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Le bon moment pour répondre à la rubrique PI, c'est avant de la recevoir. Un fondateur qui a déjà réuni les pièces suivantes répond en quelques jours, et oriente la discussion sur la valeur de sa technologie plutôt que sur ses fragilités.
- Un registre des actifs qui reprend la structure de la demande 8.1 et indique, pour chaque ligne, le titulaire inscrit, les territoires couverts et les dates de renouvellement.
- Les certificats d'enregistrement et extraits de registre de chaque titre, avec les inscriptions de cession.
- Un dossier de cessions classé par créateur : fondateurs, salariés concernés, prestataires.
- Un inventaire des licences, entrantes et sortantes, avec leurs clauses d'exclusivité, de cession et de changement de contrôle, et la liste des composants open source utilisés.
- Un tableau des noms de domaine avec le titulaire, le registrar, le compte d'accès et la date d'expiration.
- Une trace des mesures de confidentialité pour ce que vous choisissez de garder secret plutôt que de breveter : accords de confidentialité, accès restreints, marquage des documents.
Questions fréquentes
C'est la revue, par un avocat, des droits de propriété intellectuelle de la société avant que l'investisseur ne les examine : titularité, cessions, licences, noms de domaine et protection des secrets. L'objectif est de corriger les failles pendant qu'il est encore temps, plutôt que de les découvrir en due diligence.
Non. En tant que mandataire social, il ne bénéficie pas du régime des créations de salariés. Ses créations, notamment le code écrit avant ou après l'immatriculation, doivent faire l'objet d'une cession écrite à la société.
Non. Sans clause de cession de droits d'auteur écrite et suffisamment précise, l'agence reste titulaire des droits sur ses créations.
Non. Dans les 17 États membres de l'OAPI, la protection passe par un dépôt auprès de l'OAPI, qui couvre l'ensemble de ces pays en une seule procédure.
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